키즈카페 프렌차이즈업체 대리해 특허침해소송 승소

법무법인 민후는 키즈카페 프렌차이즈업체(피고)를 대리해 특허침해소송에서 승소하였습니다. 원고는 피고가 제작·판매하고 있는 제품이 자신의 특허권을 침해했다며 특허권침해금지 및 손해배상소송을 제기하였습니다. 이에 본 법무법인은 원고의 특허발명이 기재불비, 신규성 및 진보성 흠결의 명백한 무효 사유가 있음을 확인하고 특허무효심판을 청구하였습니다. 아울러 원고의 특허발명이 무효심결이 확정되지는 않았으나 무효가 될 것임이 명백하므로 해당 특허발명에 기초한 침해금지청구는 권리남용에 해당한다는 점도 강조하였습니다. 이후 원고는 소송이 본격화되기 전 소를 취하하였습니다.

핀테크업체 ○○○페이 대리해 특허침해소송 승소

법무법인 민후는 핀테크업체 ○○○페이를 대리해 특허침해소송에서 승소하였습니다. 원고는 ○○○페이의 서비스가 자신의 특허발명의 보호범위에 속하므로 특허권침해에 따른 손해를 배상해야 한다고 주장하였습니다. 본 법무법인은 ○○○페이 서비스가 원고의 특허발명 구성요소를 완비하고 있지 않으므로 특허침해가 성립하지 않는다고 주장하고, 이에 원고의 청구를 기각해줄 것을 법원에 요청했습니다. 이후 원고는 소송이 본격화되기 전 소를 취하하였습니다.

소프트웨어 개발업체의 특허권침해 대응방안 법률자문

법무법인 민후는 소프트웨어개발업체에 ‘특허권침해를 입증하기 위한 증거 확보 방안’에 대해 자문하였습니다. 소프트웨어개발업체 A사는 네트워크 시스템에 관한 특허발명을 출원하고 등록까지 마친 권리자입니다. A사는 제3자 웹사이트에서 자사의 특허발명이 실시되고 있음을 확인하고 본 법무법인에 대응방안을 질의했습니다. 우리는 특허권침해를 입증하기 위한 핵심증거가 무엇인지 확인한 뒤, 이를 확보하기 위한 민형사상 방안을 모색해 A사에 전달하였습니다.

야놀자 특허권침해금지 및 손해배상청구소송 제기

법무법인 민후는 O2O 숙박업체 야놀자를 대리해 여기어때(위드이노베이션)을 상대로 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다. 야놀자가 가진 특허는 숙박업소의 만성적인 공실 문제를 해결할 수 있는 BM특허로 2016년 6월 출원하여 이듬해 10월 등록을 마쳤습니다. 야놀자의 특허발명은 ‘마이룸’이란 이름으로 구현돼 서비스 중인데, 이 서비스의 흐름은 다음과 같습니다. ①숙박업체가 보유한 객실 일부를 야놀자에게 판매 위탁한다(기존에 위탁한 객실과는 상이함). ②야놀자는 위탁받은 객실을 ‘마이룸’으로 정해 고객에게 판매한다(이하 ‘1차 판매’). ③야놀자는 마이룸 상품을 구입한 고객에게 해당 숙박업체에서 사용할 수 있는 50% 할인쿠폰을 지급한다. ④고객은 해당 숙박업체에 재방문 시 할인쿠폰이 적용된 가격으로 객실을 구입(이하 ‘2차 판매’)할 수 있다. 이 특허발명의 핵심은 숙박업체가 야놀자에게 위탁한 객실 중 일부를 야놀자가 ‘마이룸’이란 이름으로 직접 판매한다는 것입니다. 이를 통해 1차 판매로 인한 수익은 야놀자가, 2차 판매로 인한 수익은 숙박업체가 취할 수 있게 됩니다. 고객은 저렴하게 숙박서비스를 이용할 수 있습니다. 여기어때는 2016년 9월 서비스를 시작해 야놀자의 마이룸 서비스와 유사한 ‘페이백(舊 얼리버드)’를 운영해왔는데, 이에 야놀자는 본 법무법인을 통해 특허권침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하게 된 것입니다. 법무법인 민후 특허팀의 변호사와 변리사는 야놀자의 특허발명과 여기어때의 서비스모델을 면밀히 비교분석하여 여기어때의 특허권침해를 밝히는 한편, 야놀자의 권리를 보호하는데 최선을 다할 것입니다. 한편, 우리는 고객의 권리보호를 위해 여기어때에 특허권침해금지가처분도 신청하였습니다. * IT조선 - 야놀자-여기어때, 또 시작된 법적 공방전 * 이데일리 - 숙박 전쟁 재발?…야놀자, 여기어때에 특허침해訴 제기 * 뉴스1 - 숙박플랫폼 공룡 야놀자·여기어때 특허전쟁 돌입…야놀자 제소

국내 유명 블록체인 플랫폼업체의 특허권 사용에 대한 법률자문

법무법인 민후는 특허권 사용에 대한 법률자문을 하였습니다. 국내 유명 블록체인 기반 플랫폼 서비스 제공 업체인 A사는 자사와 특수관계에 있는 B사에 소유한 특허를 실시·사용할 수 있게 허락하고, 사용료를 받지 않을 경우의 법적 문제, B사로부터 이관받은 특허를 다시 이관할 경우 법적 이슈 등 특허권의 사용 및 이관 등에 대한 자문을 요청하였습니다. 본 법무법인은 사용료 지급 없는 특허의 실시와 사용의 경우 특허법, 공정거래법 등에 따라 적법성에 대해 설명하고, A사가 해외법인의 국내지사라는 점을 고려하여 해당 국가와 우리나라의 조세조약을 검토하여 무상 특허실시의 위법성과 불이익한 처분의 가능성에 대해 자세히 설명하는 자문서를 제공하였습니다. 또한 이관받은 특허를 다시 이관할 경우 관련 법령상 제한사항과 위법성에 대해 조사·검토하여 적법한 절차를 통해 이관하는 방안 등 특허권 사용에 대한 종합적인 법률자문을 제공하였습니다.

대형 전자회사 상대 직무발명보상금 청구소송 승소

법무법인 민후는 대형 전자회사를 상대로 직무발명보상금 청구소송을 제기하고 승소하였습니다. 이 사건 피고는 가전제품을 생산하는 대형 전자회사이며, 원고(의뢰인)는 피고 회사에 재직 중 이 사건 특허발명을 발명한 발명자입니다. 원고는 피고 회사에서 관련 업무를 담당하던 중 기존 제품의 문제점을 포착하고 이를 개선할 수 있는 특허발명을 개발한 뒤 피고 회사에 그 권리를 승계했습니다. 이후 피고 회사는 원고에게 직무발명보상금 중 일부만 지급하고, 실시에 대한 보상은 지급하지 않았습니다. 본 법무법인은 원고의 대리인으로 피고 회사는 이 사건 특허발명을 지속적으로 실시하고 있으며, 이를 통해 수익을 얻고 있으므로 이에 대한 실시보상액을 지급할 것을 직무발명보상금 청구소송을 통해 요청했습니다. 법원은 본 법무법인의 주장을 받아들여 원고에게 이 사건 특허발명 실시보상액을 지급할 것을 골자로 하는 화해권고결정을 내렸습니다.

특허정정청구심판 승소

법무법인 민후는 특허무효심판 중인 피청구인을 대리해 특허정정심판을 청구하고 정정심결을 받아냈습니다. 본 법무법인은 이 사건 정정심판의 정정사항은 ①청구범위를 감축하거나 청구항의 불명료한 기재를 명확히하는 정정이며, ②명세서 및 도면의 기재를 그대로 반영하고 있고, ③청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 않는다는 점을 주장하였습니다. 특허심판원은 법무법인 민후의 정정청구를 받아들여 이 사건 특허발명의 명세서의 정정을 심결해주었습니다. 해당 사례의 자세한 내용은 블로그에서 확인할 수 있습니다.

방호시스템 제조업체의 특허소송 증거보전신청 승소

법무법인 민후는 방소시스템 제조업체를 대리해 특허소송 전 증거보전을 신청하고 인용결정을 받았습니다. 신청인(특허권자, 의뢰인)은 전자기파(EMP) 방호시스템 제조업체이며, 피신청인은 신청인의 특허를 무단으로 실시한 자입니다. 신청인은 거래선을 통해 피신청인의 특허침해 사실을 인지하고 대응에 나섰습니다. 신청인의 대리인인 본 법무법인은 본안소송에 필요한 증거를 입수하기 위해 피신청인에 대해 증거보전을 신청했습니다. 본 법무법인은 증거보전신청이 인용되지 않을 경우 피신청인의 증거인멸 등의 우려가 크다는 점을 강조하며 인용을 요청하였습니다. 법원은 법무법인 민후의 주장을 받아들여 피신청인에 대한 증거보전신청을 인용하였습니다. 해당 사례의 자세한 내용은 블로그에서 확인할 수 있습니다.

헬스케어용품 제작사의 선행특허조사 법률자문

법무법인 민후는 특허선행기술 조사 법률자문을 하였습니다. 헬스케어용품 제조·판매사인 A사는 제품 발명 전, 해당 발명과 관련한 특허선행기술 조사 법률자문을 요청하였습니다. 본 법무법인의 지식재산팀 변리사는 국내는 물론 해외까지 A사의 발명과 관련한 등록특허를 조사하였으며, 각 특허별 A사와의 유사점, 차이점을 비교·분석하였습니다. 이를 통해 특허 등록가능성을 높이기 위해 추가적으로 필요한 기술적 조치를 제안하고, 바람직한 특허출원 진행 절차에 대한 법률자문을 제공하였습니다.

엔지니어링 업체의 특허무효의견서 작성 자문

법무법인 민후는 엔지니어링 관련 등록특허에 대한 무효성 검토 및 향후 진행방향에 대한 ‘특허무효의견서’를 작성해 고객사에 제공하였습니다. 엔지니어링 업체 A사는 자사가 개발한 발명을 제품에 적용하고자 했는데, 이때 관련된 선행발명이 존재함을 인지하게 됐습니다. A사는 선행발명이 있는 상황에서 자사 제품을 출시할 수 있는 방안을 찾아달라고 본 법무법인에 요청했습니다. 법무법인 민후 특허팀 변리사는 고객사가 검토를 의뢰한 각각의 등록특허를 분석한 뒤 등록무효사유가 존재 여부를 파악했습니다. 아울러 고객사가 등록특허와 무관하게 비즈니스를 영위할 수 있는 방안(특허무효심판, 권리범위확인심판)을 안내하였습니다.

블록체인 전문업체의 직무발명 보상 규정 수립 법률자문

법무법인 민후는 블록체인 업체의 직무발명보상제도에 대한 법률자문을 수행했습니다. A사는 블록체인 기반 비즈니스 업체로 직무발명을 적극적으로 활용할 계획을 수립하고 직무발명보상 규정을 수립하고자 본 법무법인에 자문을 요청했습니다. 법무법인 민후는 직무발명 보상금 지급기준, 보상금 산정기준, 보상금의 한도, 보상금 지급대상 제외기준 등을 관련 법규와 판례에 따라 작성한 뒤 자문서로 제공했습니다.

반도체전문업체의 특허침해감정 자문

법무법인 민후는 반도체 전문업체가 개발한 발명이 기존 등록특허를 침해하는지 여부에 대한 특허침해감정을 수행했습니다. 반도체 전문업체 A사는 새로운 박막 기술을 개발한 뒤 상용화를 앞두고 있었는데, 해당 발명이 특정된 국내 특허발명의 권리범위에 포함돼 특허권을 침해하는지를 질의했습니다. 본 법무법인은 A사의 실시발명을 특정한 뒤, 유사한 특허발명을 검색 및 선별해 감정하고 이를 감정서로 제공하였습니다.

유아용 물티슈 회사의 특허무효심판청구 소송서 승소

법무법인 민후는 유아용 물티슈 제작사의 특허무효심판 청구 소송에서 승소하였습니다. 유아용 물티슈 제작사인 A사의 경쟁사인 B사는 A사가 보유한 특허권을 무단으로 사용한 사실이 있으며, B사 또한 특허권을 보유하고 있었으나 해당 발명에는 등록무효 사유가 있음을 확인하였습니다. 이에 본 법무법인의 지식재산팀은 B사의 특허발명은 기재불비이며, 미완성 발명이므로 특허 등록무효사유에 해당하는 사실을 확인·입증하였으며, 특허심판원은 이를 모두 인정하여 B사의 특허권을 무효라고 심결하였습니다. 해당 사례의 자세한 내용은 블로그에서 확인할 수 있습니다.

온라인 교육 콘텐츠 사업자의 특허법·상표법·실용신안법·부정경쟁방지법 위반 형사 사건에서 무혐의 밝혀 승소

법무법인 민후는 특허법·상표법·실용신안법·부정경쟁방지법 위반 혐의를 받는 피의자를 변호해 무혐의 처분을 받아냈습니다.   피의자는 온라인 교육 콘텐츠를 제공하는 회사와 대표자이며 고소인은 피의자 회사가 제공하는 콘텐츠와 서비스 등이 자신의 특허권, 상표권, 실용신안권 등을 침해했다며 주장하는 자입니다.   법무법인 민후는 관련 법령과 증거자료 등을 통해 고소인의 주장이 이유없음을 밝히고 피의자의 무죄를 입증했습니다.   ■특허법 위반에 대해   고소인은 피의자들이 개발한 모바일 애플리케이션의 동작방식이 자신의 특허권을 침해한다고 주장했습니다.   이 주장에 대응해 본 법무법인은 고소인의 특허가 진보성이 부정되기 때문에 그 권리범위를 인정하기 어려우며, 따라서 특허 침해 역시 인정될 수 없다고 반박했습니다. 실제 고소인의 특허발명의 특징부는 이미 공개된 선행기술과 동일하기 때문에 진보성이 부정되는 것이 명백한 상황이었습니다.   대법원은 ‘특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정돼 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당해 허용되지 않는다’고 판시(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결)한 바 있습니다.   ■상표법과 실용신안법 위반에 대해   고소인은 피의자들이 만든 서적의 제목이 자신의 상표권을 침해한다고 주장했습니다.   하지만 상표권 침해가 인정되기 위해서는 타인의 상표를 ‘상표적으로 사용’해야 합니다. 여기서 상표법상 상표적 사용이란 ①상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 ②상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 것을 양도, 인도하거나 이를 목적으로 전시, 수출, 수입하는 행위 등으로 표시행위, 유통행위, 광고행위이거나 ③실질적으로 자타상품을 식별하기 위한 상품의 출처표시로서 사용하는 행위일 것 등을 요건으로 합니다.   하지만 이 사건 피의자들이 만든 서적의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 그 출처를 표시하는 것이 아니어서 원칙적으로 그 상품을 다른 사람의 상품과 식별되도록 하기 위해 사용하는 표장이 아니기 때문에 고소인 상표권의 효력이 미치지 않는다는 점을 명확히 밝혔습니다.   또 고소인은 피의자들이 자신의 실용신안권을 침해했다고 주장했으나 실제로는 고소인의 실용신안 물품과 피의자의 실시 물품간의 동일성을 인정할 수 없다는 취지로 반박했습니다.   ■부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반에 대해   고소인은 피의자들이 자신의 홈페이지와 유사한 홈페이지를 게재하고, 또 자신이 개발한 모바일 애플리케이션의 디자인을 동일하게 제작해 소비자들에게 제공해 영업주체 혼동행위를 했다고 주장했습니다.   부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하기 위해서는 ①국내에 널리 인식된 영업표지와 ②동일·유사한 영업표지를 사용해 ③타인의 영업과 혼동하게 하는 행위의 요건을 만족시켜야 합니다.   법무법인 민후는 관련 판례와 시장조사를 통해 고소인의 영업표지가 객관적으로 널리 알려졌다고 보기 어렵다는 점을 입증했습니다.   검찰은 법무법인 민후의 의견을 모두 받아들여 특허법, 상표법, 실용신안법, 부정경쟁방지법 위반 혐의가 인정되지 않는다고 판단하고 무혐의 처분을 내렸습니다.

신체보정 특허권자 대리해 적극적 권리범위확인심판(특허침해소송) 청구하고 승소

법무법인 민후는 신체보정 특허권자를 대리해 피청구인을 상대로 적극적 권리범위확인심판(특허침해소송)을 청구하고 권리범위에 속한다는 심결을 받아내 승소했습니다.   적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 경쟁대상물(확인대상 발명)이 자기의 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하기 위해 청구하는 심판으로 「확인대상 발명은 등록특허권의 권리범위에 속한다」라는 심결을 구하는 형식입니다.   ‘확인대상 발명이 등록특허권의 권리범위에 속한다’는 심결이 확정되면 ‘확인대상 발명’의 사용은 특허권 침해에 해당된다고 보는 것입니다.   이 사건 청구인은 신체의 균형을 바로잡는 발명으로 등록특허권을 보유한 자이며, 피청구인은 청구인의 발명과 유사한 형태의 기술(이하 이 사건 확인대상 발명)을 실시하고 있는 자입니다.   청구인은 이 사건 확인대상 발명이 자신의 특허발명(이하 이 사건 특허발명)과 대비될 정도로 특정되었으며, 이를 무단으로 실시하고 있다고 판단하고 본 법무법인을 통해 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.   변호사, 변리사로 구성된 법무법인 지식재산팀은 이 사건 특허발명과 확인대상 발명의 구성을 여러 개로 세분해 대비해보았습니다.   각 구성을 하나하나 대비한 결과 이 사건 특허발명과 이 사건 확인대상 발명은 실질적으로 동일한 기술구성을 그대로 포함하고 있어, 이 사건 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장했습니다.<대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조>특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는, 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상 발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 있는 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.특허심판원은 법무법인 민후의 주장을 모두 받아들여 이 사건 확인대상 발명은 청구인의 특허발명의 권리범위에 속한다고 심결했습니다.