법무법인 민후는 2015년 11월, 직무발명 보상금 손해배상 소송에서 영업비밀 침해자도 직무발명 보상금을 받을 수 있다는 판결을 받았습니다.
제조업체에 근무하던 홍 씨는 지난 2006년 다른 업체에 납품할 ‘코팅장치’를 새로 개발해, 회사 대표 김 씨의 이름으로 특허를 취득했습니다.
2005년부터 회사의 설계팀장으로 근무하던 홍 씨는 2007년 10월 회사를 그만두면서 원 제조업체의 영업비밀인 ‘코팅기계 설계도면’을 몰래 반출하였고, 경쟁사에 입사한 뒤 설계도면을 활용하여 기계를 제작 ‧ 판매하였습니다. 결국 홍 씨는 해당 범죄사실이 발각돼 기소되었으며, 법원으로부터 부정경쟁방지법 위반 및 업무상 배임죄로 징역 10월에 집행유예 2년을 선고받았습니다.
이후 법무법인 민후는 홍 씨가 특허를 발명하게 된 경위, 특허 등록의 경위 조사, 홍 씨와 김 씨의 직무발명승계약정 유무 등의 철저한 조사를 통해 ▲김 씨의 이름으로 등록된 특허의 내용인 발명이 홍 씨의 직무발명이고, ▲회사와 직무발명승계약정을 한 사실이 없으며, ▲홍 씨가 퇴사 직후 몰래 김 씨가 김 씨 명의로 특허출원한 것이기 때문에 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리가 침해되었다고 주장하였습니다.
이에 대하여 재판부는 ① 홍 씨가 김 씨 회사의 설계팀장으로 근무하면서 코팅장치 설계도 제작과 개발 업무를 담당하여 온 점, ② 김 씨 회사에 슬롯다이 코팅장치를 발주한 업체와 슬롯다이 코팅장치 제작과정에서 진행된 기술 회의에 홍 씨가 김 씨와 함께 혹은 단독으로 참석하여 기술적 문제에 대한 협의를 진행해 온 점, ③ 원고가 발주 업체로부터 요청받은 기술적 문제들을 해결하기 위해 실무적인 작업들을 수행한 점, ④ 원고가 실무적인 작업들을 통해 개발된 해당 발명들이 김 씨가 보유해온 슬롯다이 코팅장치 도면에 포함되어 있지 않은 점을 종합하여 볼 때 홍 씨가 해당 발명에 실질적으로 기여한 공동발명자에 해당한다고 보았습니다.
그리고 관련 형사사건에서 홍 씨에 대하여 김 씨 회사에 대한 영업비밀 침해를 인정하였더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 홍 씨를 공동발명자로 보는 것이 홍 씨에 대하여 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니므로, 공동발명자 지위인정에 방해가 되는 것이 아니라고 보았습니다.
따라서 위와 같이 홍 씨가 김 씨와 공동발명자의 지위에 있음에도 불구하고 김 씨가 홀로 특허출원을 진행한 행위에 대해서는, 홍 씨의 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 침해한 것이고, 이는 명백한 불법행위로 김 씨에게 총 4천 3백만 원의 손해배상의 책임이 있다고 결론을 내렸습니다.
본 판결은 영업비밀 침해자의 지위와 직무발명자라는 지위가 양립가능하고 모순되는 것이 아님을 전제로, 발명당사자가 기업의 영업비밀을 침해하였더라도 직무발명자에 해당한다면 이에 따른 보상금을 청구할 수 있다는 최초의 사례이며, 향후 직무발명 분야에서 다양한 선례로 작용할 것으로 예상됩니다.
<관련 기사>
전자신문 : "영업비밀 침해했어도 공동발명자는 보상금 받을 수 있어"
디지털데일리 : 法 "영업비밀 침해자도 직무발명 보상금 받을 수 있어"
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