법무법인 민후는 원고 도자기 식기업체를 대리해 상표취소 소송을 제기하고 승소했습니다.
원고(의뢰인)는 도자기 식기업체이며, 피고는 원고의 상호와 유사한 이름의 상표권(이하 상표권1)을 보유한 자입니다. 이 사건 이전 피고는 원고가 상표권1과 유사한 상호를 사용하고 있다는 이유로 상표권 침해 금지 소송을 제기한 바 있습니다.
법무법인 민후는 원고의 대리인으로 피고의 등록상표가 상표법에 따라 취소돼야 한다고 주장하며, 상표등록취소심판을 청구했습니다.
피고는 이전에 A업체를 설립하여 상표권1의 전용사용권을 이전설정한 바 있으며, A업체의 자매사인 B업체는 상표권1과 유사한 형태의 상표를 사용하고 있었습니다.
구 상표법 제73조 제1항 제8호는 ‘전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 상표등록 취소심판을 청구할 수 있다'고 명시하고 있으며, 이에 해당하려면 '타인의 상표'를 사용하는 행위에 한합니다.
본 법무법인은 위와 같은 법리에 따라 이미 상표권1과 유사한 상표를 B업체가 사용함에 따라 수요자들로 하여금 A업체의 상품과 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있으며, 이는 B업체가 '타인의 상표'를 사용한 것으로, 피고가 소유한 상표권1의 등록자체가 취소되어야 한다고 주장하였습니다.
하지만 피고는 자신이 A업체와 B업체의 실질적인 경영자이므로 B업체가 해당 상표를 사용하는 행위를 '타인의 상표'를 사용하는 행위로 볼 수 없다고 주장하였으나, 본 법무법인은 A업체와 B업체의 법인등기부, 기업신용분석보고서 등을 살펴 피고의 주장을 인정할 증거가 없음을 입증했습니다.
또한 실사용상표 사용이 이 사건 등록상표의 부정사용에 해당하는지 여부를 밝히기 위해, 실제 본 법인 담당 변호사와 변리사가 이 사건 실사용상표와 대상상표를 대조한 결과 형상, 색상, 문자열 등이 매우 유사함을 발견했고, 특히 이러한 내용을 소장에 담았습니다.
실사용상표의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품도 동일한 점, 상표권자인 피고가 상당한 주의를 하지 않은 점 역시 입증했습니다.
*구 상표법 제73조 제1항 제8호에는 ‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 같은 호 본문의 적용을 배제한다’는 단서 조항이 있다
당초 특허심판원은 원고의 상표등록 취소를 기각한다는 심결을 내렸으나, 특허법원은 특허심판원의 심결을 취소했습니다. 이로 인해 피고와 유사한 상표를 사용했던 원고는 상표권 침해 소송 등과 같은 소모적인 송사의 부담을 덜 수 있게 되었습니다.
