대기업의 계열사는 '그룹명+계열사사업' 형태의 상호를 갖는 경우가 많습니다.

예를 들어 롯데 그룹의 경우 주류는 '롯데주류', 제과는 '롯데제과' 등의 상호를 갖는 것과 같습니다.

앞선 사례처럼 그룹이 상표권을 보유하고 있다면 계열사는 해당 그룹과의 상표권 사용계약을 통해 해당 상표를 사용하거나, 상표공유자로써 그 권리를 행사할 수 있으며, 혹은 그룹이 상표권을 등록하지 않은 경우 계열사가 따로 상표권을 등록하여 사용할 수도 있습니다.

하지만 그룹의 인수합병으로 인해 그 상표권이 이전된 경우에는 어떻게 되는 것일까요?

법무법인 민후는 2016년 6월, 그룹의 상표와 계열사의 상표 유사성 및 상표권 침해 여부 등에 대한 자문을 하였습니다.

P사는 A사를 인수한 업체로, A사가 보유하고 있던 ‘A상표(선등록상표)’의 상표권자입니다.

A사의 계열사였던 D사는 D상표의 상표권자이자 A상표의 공유자입니다. D상표는 A상표에 특정 단어가 추가된 형태(A+B)를 갖추고 있습니다.

P사는 이후 D상표가 자사의 표장 주요부와 동일하고, 지정상품이 동일·유사하므로 D사가 상표법을 위반하였다고 주장하였습니다. 이에 D사는 P사의 주장이 적법한지 여부에 대한 자문을 구하였습니다.

본 법무법인은 P사가 해당 상표를 사유로 침해금지를 청구할 수 있는지, 'A+B'상표에 상표권 무효사유가 존재하는지 여부를 파악하였습니다.

1.침해금지 청구 가부 여부

「상표법 제66조」는 상표침해행위에 관하여 정하고 있는데, 전제조건으로 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사'라고 명시하고 있습니다. 본 법인은 해당 조항을 근거로 D사가 'A'상표의 공유자로써 'A'가 들어간 상표를 사용한 것이 타인의 등록상표를 사용하는 것에 해당하는지 여부를 판단하였습니다.

또한 상표권간의 이용관계의 상정 여부에 따라서도 침해금지 청구의 가부를 확인할 수 있는데, 본 법무법인은 이를 위해 상표법 및 특허법, 관련 판례 등의 조사를 통해 두 상표의 상표법상 이용관계에 대해서 파악하였습니다.

이러한 법적 근거 및 상표권 관련 사실관계를 바탕으로 P사가 D사에 상표권침해금지 청구의 가능성에 대한 법률 의견을 전달하였습니다.

2.D사의 상표권무효사유의 존재 여부

상표권의 무효사유는 여러 판례와 사유가 있어, 관련 법령뿐만 아니라 판례에 대한 철저한 조사를 통해 본 사안과의 관련성을 찾아 그 가능성을 파악하는 것이 필요합니다.

본 법무법인은 상표의 무효사유인 동일·유사성 판단을 위해 관찰대상, 관찰방법에 관한 법리 및 관련 판례를 분석한 뒤, 본 사안에 대입해 무효사유의 존재 여부 및 적절한 법적 대응방안 등 법률 의견을 전달하였습니다.

또한 특허청의 '대기업집단 상표에 대한 심사지침'에 대한 추가 검토를 통해 본 법무법인의 법률 의견을 다시 한 번 검증함으로써 D사가 상표권과 관련한 분쟁을 미연에 방지할 수 있도록 하였습니다.