정말 좋은 물건은 돈을 들여 홍보를 하지 않더라도 고객들의 사랑을 받습니다. 아이디어 하나만으로 1인기업을 시작해 수백, 수천억원의 매출을 올리는 기업으로 성장했다는 미담도 종종 들려옵니다.

이들은 우수한 품질의 제품을 만들기 위해 끊임없이 노력해왔을 것이며, 이러한 노력들이 대중과 시장에게 인정받아 기업과 상품의 이미지 제고에 도움을 줍니다.

하지만 이러한 이미지를 도용하는 사람도 있습니다. 원조 상품을 모방해 지금까지 원조 기업이 축적한 양질의 이미지나 고객흡인력에 무단으로 편승합니다. 일부는 유사한 이름의 상표를 내세워 부당이득을 얻기도 합니다.

법무법인 민후는 2017년 4월 유명 향초업체를 대리해 상표 모방업체를 상대로 상표등록무효 소송(항소심)에서 승소하였습니다. 본 법인은 지난 2016년 9월, 특허심판원에서도 승소한 바 있습니다.

*사건요약

피고(의뢰인/원심 청구인)은 2000년 중반부터 양초 및 향초류 상품을 판매해온 사람이며, 원고(피청구인)도 양초 및 향초류의 상품을 판매하는 자입니다.

사건은 원고가 피고를 상대로 상표등록무효 소송을 제기하면서 시작됐습니다. 원고는 2009년 피고 상표와 유사한 상표를 등록한 뒤 사업을 시작했는데, 당시 피고는 자신의 상표를 등록하지 않은 상태였습니다.

피고의 상표를 모방해 사업을 영위해온 원고는 자신의 지위를 공고히 하기 위해 피고의 상표가 자신들보다 늦게 등록됐다는 점을 들며 상표등록무효 청구를 신청하게 됩니다.

이에 본 법인은 피고를 대리하여 '원고의 상표는 피고의 상표를 모방한 것이며, 해당 상표는 피고가 먼저 사용하고 있었으므로 원고의 상표등록은 무효'라는 취지의 상표등록무효 청구 소송을 제기했습니다(원심).

법무법인 민후는 피고가 지난 2007년부터, 그러니까 원고보다 더 일찍 선사용상표를 부착한 상품을 오픈마켓과 오프라인 매장 등에서 판매해왔음을 입증했습니다. 또 선사용상표를 사용해 얻은 매출과 소비자인지도 등을 객관적으로 도출해 증거자료로 제출했으며, 선사용상표를 널리 알리기 위해 집행한 광고비용 등을 근거로 국내 일반 수요자들 사이에 선사용상표가 널리 인식될 정도로 알려져 있었다고 주장했습니다.

또한 선사용상표와 이 사건 상표 각각의 문자 표기는 영어, 한글로 차이를 보이나 호칭이 미세한 차이가 있을 뿐 거의 동일해 일반 수요자에게 들려지는 청감이 비슷하므로, 칭호가 서로 유사하다고 지적했습니다.

따라서 문자 상표간의 유사여부 판단에 있어 중요한 요소인 칭호가 유사하므로 유사한 표장이라고 주장했습니다.

아울러 선출원인인 원고는 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 피고에게 손해를 가하려는 부정한 목적이 있다고 주장했습니다. 이에 대한 근거로 피고와 원고는 당초 판매계약 등을 맺은 바 있고, 피고 회사의 직원이 원고 회사로 이직하는 등의 사실관계를 증명했습니다.

*판결요약

이미 지난해 9월 특허심판원은 법무법인 민후의 주장을 인용하여 피신청인의 상표등록이 무효라고 심결한 바 있습니다. 이에 불복한 원고(피청구인)는 특허법원에 항소했으나 결과는 뒤바뀌지 않았습니다.

이번 사건은 상표등록을 먼저 하였더라도, 이전부터 일반 수요자들 사이에서 널리 인식된 상표가 있다면 무효가 될 수 있다는 점을 시사하고 있습니다.