회사의 상호와 로고, 이미지 등을 정하는 일은 기업이 사업을 시작하면서 먼저 해야 할 일 중 하나입니다. 이는 간판이나 명함, 판매하는 상품이나 서비스 등에 사용됨으로써 회사의 영업을 나타내는 주요 수단이자, 회사의 아이덴티티가 되기 때문입니다.

자신만의 브랜드를 만들어 사업을 영위하고자 하는 기업은 사용하는 상호나 로고, 이미지 등을 상표로 등록하고 상표법상 보호를 받을 수 있으나 상표 출원 절차에 대한 부담 등으로 등록없이 상표를 사용하기도 합니다.

이 때, 상표등록이 없이 사용하던 상표를 타인이 먼저 등록하게 되면 미등록 상표 사용자는 자신이 상표를 먼저 사용하였음에도 상표권침해금지 또는 손해배상 청구를 당하게 될 수 있습니다.

상표법은 이 같은 상황에서 상표 선사용자를 보호하기 위한 방안으로 ① 부정경쟁의 목적이 없이, ② 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용해오고 있으며, ③ 상표를 먼저 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 경우 그 사용하는 상품에 대하여 상표를 계속하여 사용할 권리를 인정하고 있으며(상표법 제99조 제1항), 성명이나 상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상표로 사용하는 경우 ① 부정경쟁의 목적이 없이, ② 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용해오고 있었다면 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 인정하고 있습니다(상표법 제99조 제2항).

상표법은 위와 같이 선사용자를 보호하기 위한 수단을 마련해두고 있으나 부정경쟁방지법의 경우 개정 이전까지 상표 선사용자를 보호하기 위한 장치가 마련되어 있지 않았습니다.

상표를 먼저 사용했음에도 다른 사람이 사용으로 해당 상표가 더 유명해진 경우, 부정경쟁방지법상 행위의 금지 및 폐기청구 등을 당할 수 있었던 것입니다.

그러나 2023년 9월 29일부터 시행되고 있는 개정 부정경쟁방지법은 ① 타인의 상품표지 또는 영업표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 ② 그 타인의 상품표지 또는 영업표지와 동일하거나 유사한 표지를 ③ 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우에는 타인의 상품표지 또는 영업표지기 유명해진 이후라도 계속해서 선사용 상표를 사용할 수 있도록 규정하고 있습니다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가,나,다목).

다만 부정경쟁방지법은 유명 상표의 보유자가 선의의 선사용자에게 그의 상품 또는 영업과 자기의 상품 또는 영업 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있도록 하는 오인·혼동 방지청구 조항을 두어 영업간 혼동을 방지하는 조항도 함께 신설하였습니다(부정경쟁방지법 제3조의3).

법무법인 민후 김정원 변호사는 기고를 통해 상표법 및 개정 부정경쟁방지법의 상표 선사용자 보호 조항과 기준을 상세히 소개하며, 업무상 사용하는 상표의 권리 보호를 위한 상표등록의 중요성을 강조했습니다.

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